Algunos datos sobre el "Pre-Appeal Brief" en Estados Unidos

La opción del “Pre-Appeal Brief Conference”

El programa de “pre-appeal” se instauró como programa piloto en la USPTO en el año 2005; después de comprobar que funcionaba con éxito, a día de hoy aún sigue vigente en la práctica diaria de la USPTO.

Lo que permite el programa “pre-appeal” es facilitar al solicitante la petición una revisión formal de sus argumentos, antes de tener que presentar un informe de apelación (appeal brief) en toda regla, lo que resulta mucho más caro y complejo que presentar un “pre-appeal”.

De esta manera, el programa ahorra a los solicitantes los costosos pasos de un appeal en toda regla, por ejemplo, en los casos en los que la apelación no sea el método idóneo para responder a un suspenso de solicitud o acción oficial.

Pero el “pre-appeal”sólo es recomendable en los casos en los que exista un error obvio y persistente que ya se hubiere argumentado con anterioridad, aportando pruebas que ya consten en ese expediente de la solicitud.

Cuándo NO debemos solicitar el “pre-appeal”

Cuando las reivindicaciones son rechazadas con fundamentos que aparecen por primera vez en el expediente de solicitud de patente; es decir, cuando:

- Haga falta aportar más pruebas.

- Haga falta aportar interpretaciones novedosas de las reivindicaciones.

- Hagan falta nuevas interpretaciones de los documentos del estado de la técnica anterior que afecten a nuestra solicitud de patente.

- Cuando el Examinador ha alegado nuevas pruebas que debamos refutar.

Cuándo puede resultar apropiado solicitar el “pre-appeal”

Normalmente es apropiado acudir a este procedimiento de apelación cuando nos encontramos ante motivos de rechazo de las reivindicaciones en los que consideramos que el Examinador no ha realizado una correcta interpretación de nuestra fundamentación y queremos que se revisen esos fundamentos sin añadir nuevas modificaciones ni argumentos.

Más aún, será realmente conveniente solicitar el “pre-appeal” dentro del procedimiento de apelación cuando nos encontremos ante reivindicaciones rechazadas de manera indebida, sin base fundamentada o bien nos encontremos ante errores materiales o legales.

El “pre-appeal”, por tanto, solamente podrá ser solicitado en caso de que exista algún clerical error o algún error que no guarda relación con el contenido sustantivo de la solicitud y que haya quedado patente en algún momento de la tramitación del expediente.

¿Cómo se solicita el “pre-appeal”?

Una vez que hemos determinado que el “pre-appeal” es el método idóneo para dar respuesta a nuestra "office action" pendiente, deberemos presentar ante la USPTO los siguientes documentos:

- El formulario de “Notice of Appeal” junto con la tasa prevista por la USPTO, que asciende en 2013 a $800 ($400 para small entity), dentro del plazo previsto para dar respuesta a la acción oficial, que normalmente será de seis meses en total (en el común esquema de 3+3 meses). Hay que tener en consideración que, aunque la tasa de $800 no es reembolsable, en caso de no tener lugar la apelación, nos servirá para futuras “Notice of Appeal” que podamos presentar.

- El formulario PTO/SB/33 que lleva por título “Pre-Appeal Brief Request for Review”, que debe presentarse por separado de la “Notice of Appeal”. En el caso de que no se acompañase este formulario, no se podrá presentar posteriormente. A este formulario se adjuntarán los argumentos y motivaciones del solicitante, que no deberán, en ningún caso, exceder de las cinco páginas de extensión, sin contar el formulario.

Los argumentos que presentamos junto a la solicitud de “pre-appeal” deben ser siempre claros y concisos, centrados en identificar los errores apreciados y aportar los argumentos esgrimidos con anterioridad. Por ejemplo, haciendo referencia a los que se consideren errores del Examinador en sus apreciaciones, o la omisión por parte del Examinador de ciertos extremos fundamentales a la hora de entender las reivindicaciones que han sido rechazadas.

¿Quién va a resolver mi solicitud de “pre-appeal?

Una vez recibida la solicitud de “pre-appeal”, se convoca un tribunal por el supervisor del “Technology Center Art Unit”, formado por especialistas técnicos en la materia de que trate la patente para la que solicitamos el “pre-appeal”. También lo forma el Examinador asignado al expediente en concreto y un Supervisor de ese Examinador, que también es Examinador de la USPTO.

En este punto, al solicitante no se le deja participar; la revisión del tribunal tendrá lugar a puerta cerrada y el solicitante sólo recibirá la comunicación final del tribunal, en un plazo de 45 días desde la presentación de la solicitud y que no tiene la obligación de ir fundamentada.

¿Qué resultado puede tener la resolución de mi solicitud?

Los posibles resultados de esta decisión pueden ser los cuatro siguientes:

- Concesión: Se concede la patente en base a las reivindicaciones que se han elevado a apelación.

- Apelación: Sigue el procedimiento de apelación, teniendo que presentar el debido “appeal brief”, pues el tema planteado es objetivamente idóneo para resolverse en apelación. El plazo para presentar el “appeal brief” si se diera esta situación, es de un mes desde la emisión de la decisión del tribunal o dos meses desde la recepción de la “Notice of Appeal”, aplicándose el término que sea posterior en el tiempo.

- Reapertura del proceso: Se devuelve la solicitud al punto del proceso en el que estaba antes de solicitar la apelación y seguiremos recibiendo subsiguientes comunicaciones de la USPTO, bien nuevas acciones oficiales, bien, si había una propuesta de enmienda de las reivindicaciones, una posible decisión de concesión.

- Rechazo de la solicitud: Si la solicitud no cumple con los requisitos formales o sustantivos, se considerará rechazada.